“Due Dilligence” de Propriedade Intelectual, em 4 passos – uma abordagem prática

Leia o artigo do mentor Henry Suzuki, especialista em propriedade intelectual

O presente artigo tem como objetivo servir como um breve guia para profissionais envolvidos na análise de negócios inovadores, tais como empreendedores, investidores, mentores, consultores, etc, no que diz respeito à situação de ativos de propriedade intelectual (e alguns outros ativos intangíveis relacionados).

Longe de querer ser um guia completo ou exaustivo, são apresentados 4 passos, na forma de perguntas, que podem ser úteis “na prática”, em conversas rápidas (a exemplo de “bootcamps”, tais como os do Programa InovAtiva Brasil):

  • (1) Identificação: Quais são os principais ativos de Propriedade Intelectual dos empreendedores?
  • (2) “Clearance”: Os ativos de PI são efetivamente dos empreendedores?
  • (3) Liberdade: Os empreendedores têm liberdade de exploração dos seus ativos de PI?
  • (4) Proteção & Monetização: Qual a estratégia dos empreendedores para proteção e monetização dos seus ativos de PI?


Para melhor ilustrar e facilitar a aplicação desses 4 passos/perguntas, são apresentados a seguir tópicos e perguntas adicionais que endereçam questões importantes sobre PI, mas que muitas vezes são negligenciadas ou esquecidas.

(1) Identificação: Quais são os principais ativos de Propriedade Intelectual dos empreendedores?

  • Patentes, Desenhos Industriais
  • Marcas
  • Códigos Fonte (linhas de programação)
  • Direitos Autorais
  • Segredos de Negócio/Industriais
  • Dados Acumulados, Cadastro, Bases de Dados…
  • Indicações Geográficas
  • Hardware, Moldes, Topografia de Circuito…
  • Cultivares
  • Acesso a fontes (exclusivas) de matérias primas
  • Outros


(2) “Clearance”: Os ativos de PI são efetivamente dos empreendedores?

  • Quem são os co-criadores e co-titulares de cada ativo de PI?
  • Especialmente (mas não apenas) no caso de tecnologias originadas em Universidades e ICTs: há contrato de licenciamento ou documentação que demonstre a liberação da tecnologia e conhecimentos acumulados para desenvolvimento e exploração futuros?
  • No caso de marcas: Elas já estão registradas no Brasil e no exterior? Elas estão em vigência (efetivamente usadas, com taxas em dia)? Foi feita verificação de usuários anteriores (inclusive no exterior)? Quão diferentes/distintivas elas são de outras marcas?
  • No caso de programas de computador, sites, etc.: Foi firmado contrato com os desenvolvedores? O que dizem as cláusulas do contrato? Os empreendedores têm acesso aos códigos de programação? Conseguem alterá-los/aprimorá-los? Têm direito de vendê-los para terceiros?
  • No caso de Segredos, quão efetivamente secretos eles são? Eles podem ser mantidos secretos mesmo depois do projeto se tornar público?
  • No caso de direitos autorais de terceiros, até onde vai o direito dos empreendedores (inclusive na modificação das obras, ou na venda ou cessão de seus direitos)?
  • Há contratos de exclusividade de alguma natureza? Quão efetivos são tais contratos caso sejam infringidos?
  • Quem tem o direito de fazer o que, com os ativos de PI? (tramitar, defender, explorar, ceder licenças, usar contra terceiros…)
  • Com base em que informações/documentos chegaram às conclusões das perguntas anteriores?


(3) Liberdade: Os empreendedores têm liberdade de exploração dos seus ativos de PI?

  • Quais são os principais concorrentes no segmento em que os empreendedores pretendem atuar? Quais são os escopos dos seus ativos intelectuais (tecnológico, geográfico e temporal)? A tecnologia dos empreendedores colide com ativos de tais concorrentes? Os empreendedores têm licenças ou conseguem contornar barreiras de PI de concorrentes?
  • Quais são os principais “outros” detentores de ativos intelectuais (especialmente patentes) sobre tecnologias necessárias para os empreendedores? Quais são os escopos dos ativos intelectuais de terceiros (tecnológico, geográfico e temporal)? A tecnologia dos empreendedores colide com ativos de tais terceiros? Os empreendedores têm licenças ou conseguem contornar barreiras de PI de concorrentes?
  • Há contratos de fornecimento (de componentes críticos) por terceiros de alguma natureza? Quanto tais contratos garantem, de fato, o fornecimento?
  • No caso de ex-franqueados, ex-fornecedores, ex-empregados, ex-clientes, ex-estudantes, etc., quais são as cláusulas de quarentena, não competição, titularidade sobre desenvolvimentos futuros?
  • No caso de direitos autorais de terceiros, até onde vai o direito dos empreendedores (inclusive na modificação das obras, na venda ou cessão de seus direitos)?
  • Os empreendedores têm direito de usar dados que acumularam?
  • Com base em que informações/documentos chegaram às conclusões das perguntas anteriores?


(4) Proteção & Monetização: Qual a estratégia dos empreendedores para proteção e monetização dos seus ativos de PI?

De que forma, quando, onde e com que recursos os empreendedores planejam proteger seus ativos de PI?
  • Patentes, Desenhos Industriais
  • Marcas
  • Códigos Fonte (linhas de programação)
  • Direitos Autorais
  • Segredos de Negócio/Industriais
  • Dados Acumulados, Cadastro, Base de Dados…
  • Indicações Geográficas
  • Hardware, Moldes, Topografia de Circuito…
  • Cultivares
  • Acesso a fontes (exclusivas) de matérias primas
  • Outros
De que forma, quando, onde e com que instrumentos os empreendedores planejam monetizar seus ativos de PI?
  • Ir diretamente para o mercado e, se for o caso, litigar contra terceiros?
  • Licenciar terceiros?
  • Serem comprados por terceiros?
  • Outros?

Como comentário final, vale lembrar que a gestão adequada de ativos intelectuais costuma ser condição necessária, mas não suficiente para o sucesso de negócios inovadores. Ou seja: ter não é garantia de sucesso, mas não ter pode ser um mal sinal.



Sobre o Autor: Henry Suzuki
É inventor, especialista em propriedade intelectual, mentor voluntário do InovAtiva Brasil e de diversos programas de mentoria. Também é um dos membros fundadores da Associação Mentores do Brasil.
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